关于第21732360号“智趣妙卡ZHIQUMIAOKA及图”商标无效宣告请求裁定书

申请人：卡夫食品瑞士控股有限责任公司
委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人：张德宾
委托代理人：临沂尚标知识产权代理有限公司

申请人于2019年03月15日对第21732360号“智趣妙卡ZHIQUMIAOKA及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、在争议商标申请日前，申请人就已经在第29类和第30类等类别商品上申请注册了“妙卡”、“MILKA”以及“妙卡MILKA”系列商标，申请人对上述商标享有合法的在先权利。争议商标与申请人第29类国际注册第592621号“MILKA及图”商标、国际注册第556547号“Milka及图”商标、第30类国际注册第592621号“Milka及图”商标、第632851号“妙卡”商标、第18815461号“妙卡”商标、第19407270号“妙卡Milka Milka及图”商标、第21625237号“MILKA 5 STAR”商标、第21625238号“MILKA 5 FUSE”商标（以下称引证商标一至八）构成类似商品上的近似商标。二、申请人的“妙卡MILKA”系列商标经过长期广泛的使用，已具有很高的知名度，请求认定引证商标三为“巧克力”、引证商标四为“巧克力糖果”商品上的驰名商标。争议商标与申请人的引证商标构成混淆性近似，其注册申请会引起相关公众的混淆和误认，争议商标是对申请人商标的抄袭和摹仿。三、申请人的“妙卡MILKA”商标在争议商标申请之前，就已经广泛使用在争议商标指定商品类似的商品上，是已经在中国使用并由一定影响力的商标。争议商标的注册申请已经构成了以不正当手段对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注。四、争议商标是被申请人对申请人知名商标的恶意抄袭和摹仿，其注册申请出自明显的搭便车的主观恶意，必将减弱申请人知名商标的显著性，误导公众，严重损害了申请人和相关公众的利益。被申请人的行为违反了诚实信用原则，损害了公平竞争的社会秩序，造成社会资源浪费。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第十三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条等相关规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（以U盘形式）：
1、申请人商标的注册信息资料；
2、申请人企业年报、品牌价值报告、产品简介文章资料；
3、申请人产品宣传报道资料；
4、部分申请人产品的网页销售资料；
5、被申请人抄袭申请人商标的档案；
6、国家图书馆检索报告；
7、其他证据。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标在构成颜色、含义和整体外观上不构成类似商品上的近似商标。争议商标与引证商标核定使用商品不属于类似商品，不会引起混淆或误认。争议商标是被申请人精心设计的标识，是被申请人长期宣传使用的品牌，符合商标之注册情形，申请人对争议商标是恶意提起。争议商标的注册没有损害申请人的在先权利。争议商标与申请人引证商标同时使用不会误导广大消费者，没有任何不正当竞争行为，争议商标经过被申请人的长期、持续、广泛使用，已经具有较高的市场美誉度。请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据：商标使用授权书、委托加工合同、销售合同、实际使用图片、收据等。
申请人针对被申请人的答辩理由提交了相应的质证意见。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2016年10月31日提出注册申请，核定使用在第30类饼干；糕点；面包；蛋糕；面条；调味品；米粉；粥；谷类制品；豆粉商品上，商标专用期限至2027年12月13日。
2、申请人的引证商标一至四申请注册日均早于争议商标申请注册日，引证商标五至八申请日均早于争议商标申请日，分别核定使用在第30类可可、奶制食物、巧克力、咖啡、调味品、豆粉等商品、第29类以奶为原料的制品、点心等商品上，现引证商标一至八为有效的注册商标。
我局认为，《商标法》第七条、第九条均属于总则性规定，其精神已具体体现在该法其他条款的规定中，本案将根据申请人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。鉴于本案引证商标五至八先于争议商标申请日提出注册申请，但在后获准注册，故本案适用《商标法》第三十条、第三十一条的规定审理争议商标与引证商标一至八之间的权利冲突。根据当事人的评审理由、事实和请求，本案的主要焦点问题可归纳为：
关于焦点问题一，争议商标与引证商标一至八是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。申请人提交的宣传报道、网页销售、国家图书馆检索报告等证据显示，在争议商标注册申请日前，其“MILKA”商标与“妙卡”商标经常一并使用，两者已形成比较稳定的对应关系。
争议商标为文字“智趣妙卡”与其对应拼音形式组成，其文字“智趣妙卡”与引证商标一至三、七、八在呼叫、含义等方面相近，与引证商标四至六在文字构成上近似，争议商标与引证商标一至八已构成近似商标；争议商标指定使用的饼干、豆粉、糕点等商品与引证商标一至八核定使用的糕点、豆粉、巧克力等商品在功能用途、销售场所、消费对象等方面属于类似商品或密切关联商品。加之，申请人 “MILKA”、“妙卡”商标具有一定的知名度，双方商标在上述商品上共存于市场，易使相关公众误认为争议商标所标示的商品源自申请人，或与申请人之间存在某种特定联系，从而导致消费者对商品的来源产生混淆或误认。因此，争议商标与引证商标一至八已构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。被申请人称争议商标经过被申请人宣传和使用，已具有较高的市场美誉度，因而可与引证商标一至八相区分，我局认为，被申请人提交的证据部分未显示争议商标，部分为自制证据，证明力较弱，不足以证明争议商标的知名度情况，故被申请人的该项主张缺乏事实依据，我局不予支持。
关于焦点问题二，争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十三条第三款的规定。对此，我局认为：鉴于申请人在与争议商标指定使用商品相同或类似的商品上已有在先注册的引证商标，且我局已通过《商标法》第三十条、第三十一条对其商标权利予以保护时已考量了申请人商标的知名度，故我局在类似商品上无需再对申请人引证商标三、四是否达到为相关公众所熟知的程度作出认定以及无需适用《商标法》第十三条规定对申请人商标予以特殊保护。
关于焦点问题三，争议商标的注册是否构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响商标的情形，从而违反了《商标法》第三十二条的规定。鉴于申请人已在类似商品上在先取得引证商标的注册，且我局已经适用《商标法》第三十条、第三十一条的规定及考虑申请人商标知名度的因素对申请人在先商标权加以保护，故本案不再适用《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定进行评审。
关于焦点问题四，《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”是指商标的文字、图形等故意夸大商品或服务的功能、作用等，从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相，欺骗消费者，容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认，而非对商品或服务的提供主体和来源产生误认。本案中，申请人提交的证据不足以证明争议商标存在上述情形。
关于焦点问题五，争议商标的申请注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指情形。《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或不正当手段取得注册”的行为，是指申请商标注册违反诚实信用原则，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册。本案中，申请人尚无充分的证据证明，争议商标的注册采取了欺骗或不正当手段，违反了诚实信用原则。因此，申请人的该项主张，我局不予支持。
申请人所述其他理由缺乏事实或法律依据，我局不予支持。
依照（《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:姚继莲
龚丽娟
马静

2020年05月08日