关于第26585211号“TIAANY”商标无效宣告请求裁定书

发布时间：2020-07-04 10:15　　浏览：2447　　来源：爵朗知产

申请人：美国蒂芙尼公司
委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人：林建新
委托代理人：北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司

申请人于2019年1月4日对第26585211号“TIAANY”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人在第14类商品上在先拥有第815305号“TIFFANY”商标（以下称引证商标一）、第3966131号“TIFFANY&CO.”商标（以下称引证商标二），在第18类商品上在先拥有第1111142号“TIFFANY & CO.”商标（以下称引证商标三）、第3599792号“TIFFANY & CO.”商标（以下称引证商标四）、第16448426号“TIFFANY 1837”商标（以下称引证商标五）、国际注册第1208841号“TIFFANY BLUE”商标（以下称引证商标六）。争议商标与上述引证商标构成近似商标。二、申请人的引证商标一、引证商标二以及第3160451号“蒂芙尼”商标（以下称引证商标七）应被认定为驰名商标。争议商标与申请人驰名商标构成混淆性近似商标，其注册和使用必将误导相关公众，损害消费者和申请人的利益。三、争议商标与申请人的“TIFFANY”商号、“蒂芙尼”商号高度近似，争议商标损害了申请人的在先商号权。四、争议商标的注册明显是被申请人出于摹仿和搭便车的主观恶意，其注册和使用将会损害申请人的利益，造成不良社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款的相关规定，请求认定引证商标一、引证商标二、引证商标七为驰名商标，并对争议商标宣告无效。
申请人提交了以下主要证据（见U盘）：
1、申请人的企业介绍及国内外的商标注册信息；
2、申请人“TIFFANY”产品的产品目录、蓝皮书、媒体报道、广告宣传等；
3、申请人产品的销售概况、报关单等单据；
4、申请人“TIFFANY”和“TIFFANY & CO.”商标的受保护记录；
5、申请人2007年至2013年的广告费开支汇总表；
6、国家图书馆的相关检索报告；
7、申请人在中国的专卖店列表及相关活动报告；
8、申请人2006年至2013年业务收入汇总表；
9、世界顶级奢侈品的品牌排行榜；
10、被申请人的商标列表及部分恶意商标信息。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与申请人的引证商标在构成、整体外观、呼叫、含义、指定商品等方面差异明显，未构成类似商品上的近似商标。二、申请人提交的证据不能证明其在中国的知名度，也不能证明其引证商标的知名度。三、争议商标由被申请人自行设计，具有独特的含义和显著特征，其没有侵犯申请人的字号权。四、争议商标是被申请人自行设计的，被申请人没有任何的恶意。五、争议商标经过长期使用已经具有一定的知名度和影响力。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据（均为复印件）：
1、商标使用授权书；
2、争议商标的使用图片、发货单。
针对被申请人的答辩意见，申请人坚持其申请理由及请求，并对被申请人的答辩意见不予认可。
申请人补充提交了在先相关商标案件的裁定书、决定书作为本案主要证据。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2017年9月25日提出注册申请，并于2018年9月21日在第24类织物、无纺布、毡、浴巾、床单和枕套、家具遮盖物等商品上获准注册，其商标专用期至2028年9月20日止。
2、引证商标一、引证商标二、引证商标七均于争议商标申请日之前提出注册申请并获准注册，其核定使用商品分别为第14类珠宝、手表带等商品。至本案审理时，以上引证商标均为申请人名下的在先有效注册商标。
3、引证商标三至六均于争议商标申请日之前提出注册申请并获准注册，核定使用商品分别为第18类钱包、皮制家具覆盖物、皮制系带、皮革和人造皮革、伞、手杖等商品。至本案审理时，以上引证商标均为申请人名下的在先有效注册商标。
4、申请人使用在第14类珠宝、宝石（珠宝）商品上的“TIFFANY”、“TIFFANY&CO.”商标曾被我局在异议复审及无效宣告案件中适用《商标法》第十三条对其知名度予以确认。
以上事实有商标档案及申请人的在案证据4予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
经评审，我局认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条、第九条为原则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》相关实体条款之中。因此，我局将根据当事人的具体评审理由、在案证据等情况适用2013年《商标法》的相关实体条款对本案进行审理。
一、关于争议商标与申请人引证商标一至六是否构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标，我局认为，首先，鉴于在争议商标申请日之前，申请人的引证商标一至六均已获准初步审定或获准注册，故，本案无须适用2013年《商标法》第三十一条。其次，争议商标核定使用的商品与引证商标一至六分别核定使用的商品在商品的功能用途、销售场所等方面存在差异，不属于同一种或类似商品。故，争议商标与引证商标一至六未构成使用于同一种或类似商品上的近似商标。
二、关于争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条之规定，我局认为，首先，根据申请人提交的证据材料，申请人的引证商标一、引证商标二曾在商标案件中依据2013年《商标法》第十三条的规定获得保护。结合上述商标保护记录及申请人在案提交的销售、广告宣传等各项证据，可以证明申请人使用在珠宝、宝石（珠宝）商品上的引证商标一、二在争议商标申请注册前已为中国公众所熟知。其次，争议商标与引证商标一、引证商标二在视觉效果、呼叫方式等方面相近。虽然争议商标核定使用的商品与引证商标一、引证商标二赖以知名的珠宝、宝石（珠宝）商品在功能、用途等方面存在差距，但考虑到引证商标一、引证商标二独创性较强，公众知晓程度高，我局认为，争议商标的申请注册容易误导公众将争议商标与申请人引证商标一、引证商标二相联系，从而导致申请人的利益可能受到损害。因此，本案宜认定争议商标的申请注册构成2013年《商标法》第十三条第三款规定所禁止之情形。
关于申请人请求对其引证商标七同时予以驰名商标保护的请求，根据驰名商标保护按需原则，本案无必要对争议商标与引证商标七是否存在2013年《商标法》第十三条第三款所调整的权利冲突再行审理。因此，申请人该项理由我局不予支持。
三、关于争议商标的注册是否损害了申请人主张的在先商号权，我局认为，商标与商号权性质不同，在商业活动中发挥的作用也不同，因此，在认定争议商标是否损害他人在先商号权时，通常要求争议商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中，争议商标与申请人公司商号文字构成有一定差异，尚不能认定争议商标的注册易导致相关公众将之与申请人商号相混淆。因此，申请人关于争议商标的注册损害其在先商号权的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
另，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性”是指商标本身对其指定使用的商品或服务的质量等特点作了超过固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点产生错误的认识，而非《商标法》第三十条所指的关于商品来源的混淆。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。我局经评审认为，尚无充分理由可以认定争议商标存在上述情形，申请人依据上述条款的相关主张不能成立。2013年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定，鉴于申请人的该主张缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:赵焕菲
韩蓄
凃嘉雯

2020年04月30日