关于第21127217号“贪玩蓝月”商标无效宣告请求裁定书

发布时间：2020-07-06 11:22　　浏览：2473　　来源：爵朗知产

申请人：江西贪玩信息技术有限公司
委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
被申请人：鞍山众益通盈医药投资有限公司
委托代理人：北京奥诚商标代理有限责任公司

申请人于2019年06月05日对第21127217号“贪玩蓝月”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人是国内知名互联网游戏公司，申请人及其“贪玩蓝月”在国内游戏领域具有较高知名度。申请人对“贪玩蓝月”享有著作权，故争议商标的注册损害了申请人现有的在先权利。另外，“贪玩蓝月”是申请人于2016年4月26日推出的游戏。申请人“贪玩蓝月”商标在网络电子游戏等领域具有一定影响。争议商标的注册亦构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。二、被申请人申请争议商标并非为自身的实际使用，且其申请商标数量接近600件，明显超出了必要使用限度，具有“搭便车、傍名牌”，扰乱商标市场管理秩序的恶意。三、国家企业信用信息公示系统显示，被申请人的经营范围包含“商标代理”，故被申请人除了对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十九条第四款、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘证据）：
1、申请人企业信息、企业名称变更核准通知；
2、申请人官方网站、贪玩手游等游戏平台截图；
3、申请人部分荣誉材料；
4、关于申请人及其名下游戏的媒体报道材料；
5、“贪玩蓝月”软件著作权证书；
6、贪玩蓝月游戏入库及开服记录截图、“贪玩蓝月”页游和手游官网首页等截图；
7、“贪玩蓝月”的百度百科介绍材料；
8、广告宣传合同及发票、广告宣传材料；
9、在先商标不予注册决定书；
10、被申请人名下商标列表、被申请人企业信息等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标系被申请人独创，并非抢注而来的商标。此外，在争议商标申请注册之前，申请人“贪玩蓝月”尚未具有较高知名度。且申请人未将“贪玩蓝月”作为商标使用，而是将其作为游戏名称使用，故不属于未注册商标。争议商标核定使用的商品与申请人“贪玩蓝月”网页游戏不属于类似商品。故争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条的规定。争议商标的注册使用亦未违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十九条、第四十四条第一款的规定。综上，请求对争议商标予以维持。
针对被申请人的答辩理由，申请人提出如下主要质证意见：一、在争议商标申请注册之前，申请人“贪玩蓝月”商标已具有一定影响。且在先《商标不予注册的决定》中亦认定“贪玩蓝月”商标在争议商标申请注册之前，在电子游戏领域具有一定影响。故争议商标的注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。二、被申请人企业经营范围曾包括“商标代理”，即使被申请人对其经营范围进行了变更，也不能改变其违反《商标法》第十九条第四款规定的事实。三、被申请人并未提供证据证明其真实使用了恶意抄袭和囤积的大量申请商标，因此其具有“搭便车、傍名牌”，扰乱商标市场管理秩序的恶意。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十九条第四款、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人补充提交了以下主要证据（光盘证据）：
1、申请人“贪玩蓝月”游戏后台统计数据、申请人百度推广账号后台数据；
2、申请人“贪玩蓝月”在百度和360搜索平台的相关介绍材料；
3、申请人网络推广服务合同；
4、媒体报道材料；
5、广告宣传材料、孙红雷代言“贪玩蓝月”游戏相关合同；
6、在先商标不予注册决定书、在先商标驳回复审决定书、在先行政判决书等。
经审理查明：一、争议商标由本案被申请人于2016年8月29日申请注册，2019年5月28日获准注册，核定使用在第9类计算机等商品上。该商标的专用权期限至2027年10月27日。
二、至本案审理之时，被申请人名下尚有634件商标。
三、被申请人于2017年3月27日将经营范围进行了变更，增加了“商标代理”业务。2019年8月20日经营范围再次进行变更，删除了“商标代理”业务。
以上事实由商标档案、国家企业信用信息公示信息等在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标的获准注册日早于现行《商标法》的施行时间，根据法不溯及既往的原则，本案相关程序问题应适用现行《商标法》，实体问题则适用2013年《商标法》。
据当事人理由、请求及我局查明事实，本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标的注册是否损害申请人著作权，是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，从而违反2013年《商标法》第三十二条的规定。二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十九条第四款的规定。三、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
针对焦点问题一，我局认为，首先，关于争议商标的注册是否损害申请人在先著作权，我局认为，争议商标表现为普通印刷体的汉字“贪玩蓝月”，其不属于我国《著作权法》意义上的美术作品。故申请人关于争议商标的注册损害其在先著作权的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。其次，关于争议商标的注册是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，我局认为，申请人提交的广告宣传材料、荣誉材料等证据可以证明其“贪玩蓝月”商标在通过计算机网络提供在线的游戏服务上在先使用并有一定影响。争议商标“贪玩蓝月”与申请人在先使用商标“贪玩蓝月”文字构成、呼叫相同，构成近似商标。争议商标核定使用的视频游戏机用内存卡、视频游戏卡等商品与申请人商标在先使用的通过计算机网络提供在线的游戏服务均属于游戏软件领域，在商品及服务的内容、使用人群等方面具有较强重合性，属于类似商品和服务。综上，争议商标在视频游戏机用内存卡、视频游戏卡、计算机、计算机外围设备商品上的注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。但鉴于，申请人提交的证据尚难以证明申请人在先将“贪玩蓝月”商标使用在与争议商标核定使用的电话机；耳塞机；插头、插座和其他接触器（电连接）；眼镜；电池等在功能用途、销售渠道等方面相同或相近的同一种或类似商品上，更不能证明具有一定影响。因此，争议商标在电话机；耳塞机；插头、插座和其他接触器（电连接）；眼镜；电池商品上的注册未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
针对焦点问题二，我局认为，《中华人民共和国商标法实施条例》第八十四条第一款规定：商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。据查明事实可知，被申请人在争议商标获准注册之前，将营业执照经营范围进行变更，增加了“商标代理”项目，故其在争议商标获准注册之前，属于《商标法》第十九条规定的“商标代理机构”。虽然被申请人在本案受理后，向工商局提起变更登记，主动删除了营业范围中的“商标代理”项目，但《商标法》第十九条第四款之规定作为一条强制性的法律规范，其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于日后通过变更企业经营范围的方式视为障碍消除，那么，该条款将失去规制作用，因为一旦该商标申请被受理，商标代理机构都可以通过变更企业经营范围的方式注册非代理服务商标，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标的行为。故争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十九条第四款的规定。
针对焦点问题三，我局认为，据查明事实可知，至本案审理之时，被申请人名下尚有634件申请商标，明显超出其使用的可能。且被申请人亦未提交证据证明其对其名下申请商标具有真实使用意图并实际投入商业使用。因此，可以认定被申请人申请注册争议商标的行为属于大量囤积商标，该行为扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益。争议商标的注册构成了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形，从而违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
此外，尚无证明证明争议商标属于2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。另外，2013年《商标法》第四条、第七条系原则性条款，鉴于我局已适用2013年《商标法》的具体条款对本案进行审理，故我局对此不再单独评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十九条第四款、第三十二条、第四十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:黄许丽
王超
闫洁

2020年04月30日