关于第25716801号图形商标无效宣告请求裁定书

申请人：胖猩猩有限公司
委托代理人：浙江哲力知识产权代理有限公司
被申请人：深圳市红昕科技有限公司

申请人于2018年10月8日对第25716801号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人引证的第21574151号图形商标（以下称引证商标）构成使用在相同或类似商品或服务上的近似商标。申请人引证商标经申请人长期使用，已具有一定知名度和影响力。二、引证商标图形作品于2012年9月17日创作完成，并在美国进行了版权登记，被MBB集团于2017年5月1日购买，并于2017年6月29日将全部权利转让于申请人，争议商标与申请人著作权作品构成实质性相同，争议商标属于对申请人作品的抄袭和摹仿，损害了申请人在先著作权。三、争议商标属于对申请人在先商标的恶意抢注，被申请人为申请人的同行业竞争者，具有不正当竞争的恶意，违反了诚实信用原则，将造成不良的社会影响。综上，依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十五条第二款、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条相关规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（复印件形式）：
1、申请人商标在美国、加拿大的注册信息；
2、国外展览场地租赁合同及展会图片；
3、深圳展览场地租赁合同、广告合同、发票及图片；
4、申请人发票、网络销售平台截图；
5、广告宣传材料；
6、引证商标作品版权证书；
7、MBB集团与作者的转让协议、费用证明；
8、MBB集团与申请人的转让协议；
9、被申请人相关信息。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过1647期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2017年8月7日提出注册申请，2018年7月28日核准注册，核定使用在第40类净化有害材料、空气净化、吹制玻璃器皿、材料处理信息、布料化学处理、水处理、榨水果、研磨、服装定制、烧制陶器服务上。
2、争议商标注册申请日前，引证商标在先提出注册申请，核定使用在第34类烟灰缸、香烟盒、小本卷烟纸、非医用含烟草代用品的香烟、袖珍卷烟器等商品上，至本案审理时，为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案予以证明。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
我局认为，申请人证据5、6为纯外文证据，未提交中文译文，申请人上述证据视为未提交。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条为原则性条款，其具体精神体现在其他条款当中。鉴于引证商标初步审定日期在争议商标注册申请日之后，争议商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似商品或服务上的近似商标，应当归于2013年《商标法》第三十一条项下审理，不适用2013年《商标法》第三十条的规定。我局将结合申请人的具体评审理由、在案证据及查明的事实，适用相应的实体条款予以审理。经评议，本案的主要焦点问题为：一、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十一条所指的使用在同一种或类似商品或服务上的近似商标。二、争议商标的注册是否损害申请人主张的在先著作权 ，从而违反2013年《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得损害他人现有的在先权利”之规定。三、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条所禁止的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
关于主要焦点问题一，争议商标核定使用的净化有害材料等服务与引证商标核定使用的烟灰缸等商品区别明显，不属于同一种或类似商品或服务，争议商标与引证商标未构成2013年《商标法》第三十一条所指的使用在同一种或类似商品或服务上的近似商标。
关于主要焦点问题二，判定争议商标的注册是否损害申请人在先著作权，须考虑申请人所述的图形作品（以下称涉案作品）是否构成我国著作权法保护的作品、申请人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性相似及原被申请人是否存在接触涉案作品的可能等因素。首先，申请人所述的涉案作品表现形式独特，具有一定的独创性，构成美术作品，属于我国著作权法保护的作品。其次，申请人提交的证据7MBB集团与作者的转让协议，签署时间为2017年5月1日，证据8MBB集团与申请人的转让协议，签署时间为2017年6月29日，以上时间均早于争议商标注册申请日，在无相反的证据情况下，我局可以认定申请人对涉案作品享有在先著作权。再次，争议商标图形与涉案作品在构成要素、表现形式、视觉效果等方面相同，属于相同作品。最后，申请人提交的发票等部分证据可以证明，在争议商标申请日之前，申请人已在实际商业活动中对涉案作品进行使用，且被申请人与申请人所属国不同，不同历史、文化背景下的不同主体各自独立设计出相同图形作品的概率极低。故我局有充分理由可以认定被申请人申请注册争议商标时有接触到申请人涉案作品的可能性。综上，被申请人未经申请人许可或同意，将与申请人在先作品相同的图形作为争议商标申请注册，其行为构成2013年《商标法》第三十二条所指损害申请人在先著作权之情形。
关于主要焦点问题三，《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在系争商标的注册申请日之前已经在与系争商标指定使用的商品相同或相类似的商品上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。本案中，申请人大部分证据显示时间晚于争议商标注册申请日，部分证据未显示使用主体、使用时间等，且证据显示商品与争议商标核定使用服务不属于同一种或类似商品或服务，综合申请人提交的全部在案证据不足以证明在争议商标注册申请日前，申请人在争议商标核定使用服务相同或类似服务上已经在先使用争议商标图形，并通过宣传、推广具有一定影响。因此，申请人关于争议商标系以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。
另，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性”是指商标对其指定使用的商品或服务的质量等特点作了与事实不符的表示，容易使公众对商品或服务的质量等特点产生错误的认识。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。我局经评审认为，尚无充分理由可以认定争议商标存在上述情形，申请人依据上述条款的相关主张不能成立。
2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。我局经评审认为，尚无充分证据证明被申请人申请注册争议商标的行为属于上述情形，申请人依据上述条款的相关主张不能成立。
申请人未提交证据证明其与被申请人具有2013年《商标法》第十五条第二款规定的合同、业务往来关系或者其他关系，申请人依据上述条款的相关主张不能成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:张博慈
李钊
孙建新

2020年04月30日