关于第29975948号“墨太古”商标无效宣告请求裁定书

申请人：英国太古集团有限公司
委托代理人：孖士打（北京）知识产权代理有限公司
被申请人：北京宏盛发金属材料有限公司
委托代理人：北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司

申请人于2019年06月10日对第29975948号“墨太古”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人及名下“太古/TAIKOO”系列商标在地产、航空、饮料等商业领域内享有极高知名度和广泛影响力，争议商标与申请人在先注册的第9242675号“太古广场”商标（以下称引证商标）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标与申请人商号“太古”构成近似，损害了申请人的在先商号权。三、被申请人理应知晓申请人及其名下“太古”商标的知名度并予以合理规避，却仍然申请注册与申请人商标高度近似的争议商标，具有明显傍名牌搭便车的主观恶意，违背了诚实信用原则。争议商标的注册带有欺骗性，易使相关公众对商品的来源产生误认，进而产生不良社会影响。综上，申请人请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年《商标法》）第十条第一款第（七）项以及第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据（U盘及复印件）：
1、申请人地产项目介绍、申请人官网概述、太古集团内地总览；
2、《太古思维》、《太古通讯》期刊；
3、太古集团及中国公司简介；
4、太古集团贸易及实业部门名录；
5、太古集团报告书；
6、广告宣传材料、媒体报道、宣传册、海报及图片；
7、中国游客访问“太古广场”、“太古城中心”人数统计资料；
8、申请人商标注册清单、商标档案及注册证；
9、相关商标案件行政裁定书、决定书及法院判决书；
10、申请人网站关于食品和太古糖等业务的介绍；
11、申请人分公司及“多乐士”油漆的相关介绍；
12、争议商标与引证商标的商标档案。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标系被申请人独创，与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、申请人提交的证据不能证明引证商标经使用在中国市场已具有较高知名度。三、申请人的商号注册在国外，申请人提交的证据不能证明其在中国市场使用了“太古”商号，故被申请人并不知晓申请人商号的存在，被申请人申请注册争议商标的行为没有主观恶意。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：
1、销售合同；
2、争议商标的使用图片。
针对被申请人答辩，申请人提出的质证意见与其无效宣告理由基本相同。
申请人向我局补充提交了以下主要证据（复印件）：
13、在先决定书、裁定书。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2018年4月2日申请注册，于2019年2月14日获准注册，指定使用在第6类金属铸模、金属标志牌等商品上，商标专用权期至2029年2月13日。
2、引证商标由申请人于2011年3月22日申请注册，于2012年3月28日获准注册，核定使用在第6类金属制广告柱、金属标志牌等商品上。商标专用权期至2022年3月27日。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于争议商标获准注册的日期晚于2014年5月1日，早于2019年11月1日，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。根据双方当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，违反了2013年《商标法》第三十条的规定。二、争议商标的注册是否侵犯了申请人的在先商号权，违反了2013年《商标法》第三十二条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。三、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第十条第一款第（七）项以及第（八）项、第四十四条第一款的规定。
针对焦点问题一，争议商标由普通印刷体的汉字“墨太古”构成，其与引证商标的显著识别中文“太古”在文字构成、呼叫等方面相近，整体含义亦未产生明显区别，故争议商标与引证商标已构成近似商标。争议商标指定使用的普通金属艺术品、金属格栅、金属标志牌商品与引证商标核定使用的普通金属塑像、金属标志牌等商品在消费对象、销售渠道、功能用途等方面基本相同，属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标共存于上述同一种或类似商品上，易使相关公众对商品的来源产生混淆与误认。因此，申请商标在普通金属艺术品、金属格栅、金属标志牌商品上与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，违反了2013年《商标法》第三十条的规定。
争议商标指定使用的除普通金属艺术品、金属格栅、金属标志牌商品以外的金属门把手、钢板等商品与引证商标核定使用的全部商品不属于同一种或类似商品。因此，争议商标在上述商品上与引证商标未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
针对焦点问题二，本案中，申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请注册前，其商号“太古”在争议商标指定使用的第6类五金器具、金属铸模等商品上经使用已具有较高知名度，且争议商标与申请人商号未构成相同或基本相同，故不能认定争议商标的申请注册会使相关消费者将之与申请人商号相联系，进而对商品的来源产生混淆误认，从而损害申请人的商号权。据此，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
针对焦点问题三，争议商标本身不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，也未构成申请人所主张的带有欺骗性，容易使公众对商品或服务的质量等特点产生误认的情形，故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项以及第（八）项的规定。
申请人未提交证据证明争议商标系以伪造申请书件或其他证明文件骗取商标注册，或者争议商标申请注册系扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为，故申请人依据2013年《商标法》四十四条第一款“欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”宣告争议商标无效的理由缺乏事实依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条，2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条及《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在普通金属艺术品、金属格栅、金属标志牌商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:陈卓娅
张文
许建明

2020年04月29日