关于第21644203号“长生诀”商标无效宣告请求裁定书

申请人：成都风际网络科技股份有限公司
委托代理人：北京高沃国际知识产权代理有限公司
被申请人：天津欢乐岛科技有限公司

申请人于2019年5月16日对第21644203号“长生诀”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、“长生诀”为申请人主打的一款知名游戏名称，争议商标的注册构成对申请人在先使用并具有一定知名度的商标的恶意抢注。二、被申请人是抢注游戏软件名称的职业抢注人，其行为有违诚实信用原则，易造成相关公众的混淆和不良社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十条、第四十四条的规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（复印件）：1、企业网站信息；2、申请人与北京海誉动想科技有限公司签订的《长生诀》游戏联合运营合作协议；3、申请人与北京世界星辉科技有限责任公司签订的《长生诀》手机游戏开放平台合作协议；4、申请人与北京当乐信息技术有限公司签订的《长生诀》手机网游联运框架协议；5、被申请人企业查询信息；6、异议决定书。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2016年10月21日申请注册，核定使用在第9类光盘（音像）等商品上，经异议于2019年2月21日取得注册。
2、申请人并未引证在中国在第9类商品上早于争议商标的有效申请和注册商标，因而在本案中不能成为以相同或近似为理由对争议商标予以无效宣告的依据，故，争议商标的注册未违反《商标法》第三十条的规定。
3、至本案审理时，被申请人共申请注册了44件商标，其中包括“万王之王”、“万王世界”、“软软大作战”等商标，上述商标名称多为网络游戏名称。
以上事实由申请人提交的在案证据及相关商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》的有关实体规定之中。
一、2013年《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在争议商标的注册申请日之前已经在与争议商标使用的商品相同或与之相类似的商品上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。本案中，申请人提供的证据可以证明在争议商标申请注册之前，申请人的“长生诀”商标在网络游戏领域已投入开发和运营，并在行业内具有一定影响力。争议商标与申请人“长生诀”商标文字构成相同，加之，由经审理查明3可知，被申请人对网络游戏领域应属了解，对申请人“长生诀”游戏亦应知晓。综合考量以上因素，我局认为被申请人在视频游戏卡、电子出版物（可下载）、计算机程序（可下载软件）、计算机游戏软件、可下载的影像文件、计算机软件（已录制）、已录制的计算机程序（程序）、数据处理设备商品上申请注册与申请人“长生诀”商标完全相同的商标的行为具有明显抢注他人商标的故意。若维持争议商标在上述商品上注册，确易导致相关公众误认为其所标识的上述商品来自于申请人，或者商品的提供者与申请人存有某种联系，从而损害申请人就“长生诀”商标所应享有的商业利益。因此，争议商标在前述商品上的注册申请属于2013年《商标法》第三十二条所规定的“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。鉴于申请人未提交充分证据证明其在争议商标申请日前，已在与争议商标核定使用的光盘（音像）、无线电设备商品或类似商品上在先使用了与争议商标相同或近似的商标并在相关公众中具有了一定的影响，故，争议商标在光盘（音像）、无线电设备商品上的申请注册并未违反2013年《商标法》第三十二条的相关规定。
二、争议商标本身不属于欺骗性标志，也不属于有害于社会主义道德风尚或者产生其他不良影响的标志。申请人亦未能提交证据证明被申请人申请注册争议商标采取了欺骗或者其他不正当手段。因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项和第四十四条第一款规定的情形。
另，2013年《商标法》第四条是关于商标专用权的主体和取得商标专用权的途径之规定，申请人关于争议商标的注册违反该条款规定的主张，缺乏事实依据，故我局不予支持。虽然申请人援引了2013年《商标法》第十三条、第十四条的规定作为宣告争议商标无效的法律依据，但既未阐述具体理由亦未提交相应证据，故对其该项主张，我局不予支持。2013年《商标法》第四十条的规定不能作为据以对争议商标提起无效宣告的法律依据，对申请人该主张，我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在光盘（音像）、无线电设备商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:张丽娜
生茂
李娟

2020年04月29日