关于第20533241号“渝巴奴及图”商标无效宣告请求裁定书

申请人：巴奴毛肚火锅有限公司
委托代理人：河南先风商标事务所有限公司
被申请人：重庆酷味红餐饮管理有限公司
委托代理人：北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司

申请人于2019年05月05日对第20533241号“渝巴奴及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、“巴奴”品牌由申请人的法定代表人于2001年创立，为申请人的核心商标和企业字号，经过多年长期使用和广泛宣传，已经具有很高的市场知名度和美誉度。争议商标与申请人在先注册的第3826385号“巴奴及图”商标（以下称引证商标）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标是以不正当手段对申请人在先使用并有一定影响的“巴奴”商标的恶意抢注，违反了诚实信用原则，损害了申请人的合法权益。三、争议商标与申请人及其关联企业在先登记、使用并具有一定知名度的字号“巴奴”近似，其注册容易导致中国消费者混淆，致使申请人的利益可能受到损害。四、争议商标是以不正当手段取得注册，易造成误认，产生不良社会影响，扰乱公平竞争的市场秩序。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：
1、申请人及关联企业注册登记信息；
2、大众点评网上关于申请人经营商品和服务的消费者评价截图；
3、申请人开具的部分餐饮发票；
4、申请人部分广告宣传合同、广告图片；
5、申请人相关新闻报道资料；
6、申请人经营的“巴奴”直营店相关信息；
7、社会各界人士参观巴奴中央厨房现场照片；
8、申请人“巴奴”底料加工厂及底料产品推介会照片；
9、申请人2016至2017年纳税证明；
10、申请人获得的荣誉奖项；
11、申请人与被申请人网站相关信息截图；
12、（2018）商标异字第0000050187号《第20533241号“渝巴奴”商标在部分商品上不予注册的决定》。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人领取答辩通知书后提交了以下主要答辩意见：一、申请人提交的证据无法证明申请人及引证商标在先已经在市场形成了较高的知名度和美誉度。二、争议商标的注册使用完全符合自身的合法性，与引证商标未构成近似商标，相关公众能够进行区分。三、争议商标系被申请人独创，被申请人于2014年创建“渝巴奴”品牌，此时申请人企业还未创建。被申请人基于对关联商标的保护申请注册争议商标，并非以不正当手段对申请人“巴奴”商标及字号进行恶意抢注。四、被申请人申请争议商标的行为没有主观恶意，通过合法程序及严格审查取得初审，没有违反《商标法》第七条第一款、第十条第一款第（七）、（八）项、第四十四条的相关规定。综上，请求对争议商标予以维持注册。
被申请人提交了以下主要证据：争议商标宣传及使用资料。
针对被申请人的答辩，被申请人提出以下主要质证意见：一、申请人及其关联企业登记注册日期早于被申请人，申请人“巴奴”系列引证商标申请注册日期亦早于被申请人“渝巴奴”商标，申请人享有无可辩驳的在先权利。二、争议商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。三、被申请人与申请人的经营区域互有重叠，作为同行业竞争者刻意复制、摹仿申请人品牌介绍及广告宣传标语，诱导消费者混淆商品来源，明显具有牟取不正当利益的主观恶意。综上，请求对争议商标予以无效宣告。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2016年07月05日申请注册，指定使用在第30类“食盐；调味品；辣椒（调味品）”等商品上。在初审公告期内，本案申请人对其提出异议申请，后经审查决定争议商标在“甜食；以谷物为主的零食小吃；谷类制品”商品上不予注册，在其余商品上准予注册，注册公告刊发于2019年04月21日。
2、申请人引证商标于争议商标申请日前获准注册，核定使用在第30类“调味品”商品上，经续展商标专用权期限至2025年09月27日。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条、第九条为商标注册使用的总则性规定，上述规定的立法精神已在2013年《商标法》的其他具体规定中有所体现。因此，我局将适用2013年《商标法》的其他具体规定对本案进行审理。根据当事人的事实、理由及请求，本案的焦点问题可归纳为：
一、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
本案中，争议商标主要由文字“渝巴奴”构成，完整包含引证商标显著识别部分“巴奴”，且含义未形成明显区别，故二者已构成近似商标。争议商标核定使用的“食盐；调味品；辣椒（调味品）；佐料（调味品）；涮羊肉调料；调味酱”商品与引证商标核定使用的“调味品”商品属于同一种或类似商品，争议商标若与引证商标共同使用在同一种或类似商品上，易使相关公众认为上述商标标识的商品来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联系，从而对商品来源产生混淆，故争议商标在上述商品上与引证商标已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的“食品用香料（含醚香料和香精油除外）”商品与引证商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品，故争议商标在上述商品上与引证商标未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定之情形。
2013年《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”本条规定的“在先权利”是指在系争商标申请注册日之前已经取得的除商标权以外的其他权利，字号权为上述在先权利之一。将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或基本相同的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先字号权的侵犯。“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品上抢先注册了与该商标相同或近似商标的行为。本案中，申请人提交的部分照片形成时间难以确定，部分大众点评网消费者评价时间晚于争议商标申请注册日，餐饮发票未体现商标，其余证据亦主要涉及餐饮服务，不足以证明在争议商标申请注册日之前，申请人字号在与“食盐”等商品相同或类似的行业内已具有一定知名度，亦不足以证明申请人在与“食品用香料（含醚香料和香精油除外）”相同或类似商品上使用与争议商标相同或近似的商标并有一定影响。因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条规定之情形。
另外，争议商标主要由文字“渝巴奴”构成，该文字本身并不带有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，标识本身亦不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项规定之情形。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“不正当手段”系指扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。申请人在本案中证明争议商标存在上述情形的证据不足，故我局对申请人该项主张不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在“食品用香料（含醚香料和香精油除外）”商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:龙侠
薛寅君
康陆军

2020年04月29日