关于第23318937号“乐高幻影忍者”商标不予注册复审决定书

申请人：乐高博士有限公司
委托代理人：北京市柳沈律师事务所
原异议人：上海游奇网络有限公司

申请人不服我局(2019)商标异字第0000029979号不予注册决定，于2019年07月24日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：原异议人是一家专业从事游戏开发、发行和运营的科技公司，致力于为用户提供卓越的互联网游戏产品和游戏运营平台。被异议商标与原异议人的第11157530号“幻影忍者”商标（以下称引证商标）在文字构成、呼叫等方面相近，构成类似相同或类似商品上的近似商标。由于引证商标“幻影忍者”商标是原异议人独创，在市场上具有较高的知名度，同时已经被消费者认可，被异议商标的申请带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认。被异议商标的申请注册违反了诚实信用原则。综上，原异议人依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十一条的规定，请求对被异议商标不予核准注册。
原异议人在异议程序中提交的主要证据：原异议人公司介绍；原异议人宣传册；引证商标的使用证据；引证商标推广服务合同、发票复印件；原异议人所获荣誉复印件；原异议人公益活动的相关证据。
申请人在异议程序中的主要答辩理由：申请人及其母公司是全球玩具与游戏器具产品领域的领导者。同时也是全球最大的玩具制造商。“幻影忍者”经过申请人长期的使用和宣传，在中国消费者间产生了较高的知名度，公众已对于“幻影忍者”与“乐高幻影忍者”间建立了稳定且唯一的一一对应关系。原异议人提交的证据不能证明原异议人及引证商标的知名度。被异议商标与引证商标在首字字形及呼叫等方面不同，未构成近似商标。被异议商标的申请注册未违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。被异议商标的申请注册未违反诚实信用原则，不会造成消费者的混淆与误认。综上，申请人请求对被异议商标予以核准注册。
申请人在异议程序中提交的主要证据：乐高集团公司2004年、2009年、2014年年报；乐高教育在中国影响力的证据；优酷网以及豆瓣影评截图、各大视频网站录屏；申请人相关的媒体报道；在先不予注册的决定书及法院判决书；“幻影忍者/NINJAGO”系列手机应用的截图、读物、小说、绘本购买页面及详情、产品的报道和测评；亚马逊、京东、天猫、淘宝等网站上对于“幻影忍者”的搜索结果；记载有《乐高幻影忍者》上映时间的网页记录复印件等证据。
不予注册决定认为，被异议商标“乐高幻影忍者”指定使用于第41类“教育；提供和玩具、卡通、建造型玩具或机器人相关的在线娱乐服务”等服务上。异议人引证在先注册的第11157379号“幻影忍者”商标核定使用于第41类“在计算机网络上提供在线游戏”服务上。双方商标文字构成、含义及整体外观相近，已构成近似商标。被异议商标指定使用服务中的“在计算机网络上提供在线虚拟现实游戏；电子游戏厅服务；游戏厅服务；提供娱乐信息；在计算机网络上提供在线游戏；提供和玩具、卡通、建造型玩具或机器人相关的在线娱乐服务；提供娱乐设施”与异议人引证商标核定使用服务“计算机游戏软件”服务内容特点基本相同，属于类似服务，被异议商标使用在上述类似服务上易造成消费者的混淆误认。被异议商标指定使用的其他服务与引证商标核定使用服务的内容特点有一定区别，不属于类似服务，被异议商标使用在非类似服务上，可以起到区别服务来源的作用，一般不会造成消费者的混淆误认。异议人称被异议人违反诚实信用原则申请注册被异议商标并违反《商标法》第十条等证据不足。依据《商标法》第三十条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，我局决定：被异议商标在“在计算机网络上提供在线虚拟现实游戏;电子游戏厅服务;游戏厅服务;提供娱乐信息;在计算机网络上提供在线游戏;提供和玩具、卡通、建造型玩具或机器人相关的在线娱乐服务;提供娱乐设施”服务上不予注册，在其余服务上准予注册。
申请人复审的主要理由：申请人及其母公司是全球玩具与游戏器具产品领域的领导者。同时也是全球最大的玩具制造商。“幻影忍者”经过申请人长期的使用和宣传，在中国消费者间产生了较高的知名度，公众已对于“幻影忍者”与“乐高幻影忍者”间建立了稳定且唯一的一一对应关系。被异议商标与引证商标在首字字形及呼叫等方面不同，未构成近似商标。综上，申请人请求对被异议商标予以核准注册。
申请人向我局提交了以下主要证据：乐高集团公司2004年、2009年、2014年年报；乐高教育在中国影响力的证据；优酷网以及豆瓣影评截图、各大视频网站录屏；申请人相关的媒体报道；在先不予注册的决定书及法院判决书；“幻影忍者/NINJAGO”系列手机应用的截图、读物、小说、绘本购买页面及详情、产品的报道和测评；亚马逊、京东、天猫、淘宝等网站上对于“幻影忍者”的搜索结果；记载有《乐高幻影忍者》上映时间的网页记录复印件等证据。
我局向原异议人寄送的参加不予注册复审通知书被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，原异议人在规定期限内未提交意见。
经复审查明：1、被异议商标由申请人于2017年3月29日申请注册，指定使用在第41类“教育；提供和玩具、卡通、建造型玩具或机器人相关的在线教育服务”等服务上，经审查予以初步审定。后原异议人对其提出异议，经异议审查决定，被异议商标在“提供娱乐设施；提供和玩具、卡通、建造型玩具或机器人相关的在线娱乐服务；在计算机网络上提供在线游戏；提供娱乐信息；游戏厅服务；电子游戏厅服务；在计算机网络上提供在线虚拟现实游戏”服务上不予核准注册，在“教育”等其余服务上予以核准注册。
2、引证商标为原异议人所有，指定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”服务上，在被异议商标申请日前已获准注册，现为有效在先注册商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，根据当事人的理由、事实和请求，结合不予注册决定，本案的焦点问题可归纳为：被异议商标与引证商标是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
关于焦点问题，根据审理查明可知，引证商标在被异议商标申请日前已获准注册，故本案被异议商标与引证商标的权利冲突应适用《商标法》第三十条进行审理。
被异议商标“乐高幻影忍者”完整包含了引证商标“幻影忍者”，如共同使用在同一种或类似服务上，易使相关公众误以为系来自同一主体的系列商标或存在某种特定联系，从而对服务的来源产生混淆，已构成近似商标。被异议商标指定使用的“提供娱乐设施；提供和玩具、卡通、建造型玩具或机器人相关的在线娱乐服务；在计算机网络上提供在线游戏；提供娱乐信息；游戏厅服务；电子游戏厅服务；在计算机网络上提供在线虚拟现实游戏”复审服务与引证商标核定使用的“在计算机网络上提供在线游戏”服务属于同一种或类似服务。被异议商标与引证商标共同使用在同一种或类似服务上，易使相关公众误以为服务的来源存在关联，从而引起混淆，故被异议商标与引证商标已构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。申请人提交的证据不足以支持其主张。
此外，被异议商标并不带有欺骗性，从而易使公众对服务的质量等特点或者产地产生误认，被异议商标的申请注册未违反《商标法》第十条第一款第（七）项之规定。原异议人称被异议商标的申请注册违反诚实信用原则，该诚实信用原则的立法精神已体现在《商标法》的相关具体条款中。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审服务上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:徐金艳
薛寅君
康陆军

2020年04月29日