关于第21742845号“S及图”商标不予注册复审决定书

申请人：杨楚辉
委托代理人：央盾（北京）国际知识产权代理有限公司
原异议人一：邓利
原异议人二：斯凯杰美国公司
委托代理人：北京超凡知识产权代理有限公司

申请人不服我局(2019)商标异字第0000009848号不予注册决定，于2019年04月03日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人一主要异议理由：一、被异议商标与原异议人一在先注册的第11366813号“S”商标（以下称引证商标一）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、被异议商标与原异议人一在先申请的“S”商标高度近似，侵犯了原异议人一的在先权利，申请人具有明显抄袭抢注的主观恶意。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求对被异议商标不予核准注册。
原异议人二主要异议理由：一、“SKECHERS”是专注于休闲运动系列的舒适鞋品牌，“S”品牌经过使用已经与“斯凯奇”、“斯凯杰”、“SKECHERS”之间形成了稳定的市场对应关系，在休闲、运动鞋服类产品中具有突出的知名度。被异议商标与原异议人二国际注册第984878号“S及图”商标、国际注册第1201035号“S及图”商标、第20797153号“S”商标、第20797151号“S及图”商标、第19775239号“S及图”商标、第19775240号“S及图”商标、第5780577号“S及图”商标、第13557932号“S及图”商标（以下依次称引证商标二至九）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、申请人针对“斯凯奇”系列品牌实施了一系列侵权行为，具有明显攀附恶意，应当认定为“以其他不正当手段取得注册”的行为。三、被异议商标图形与原异议人二“S”系列作品构成实质性相似，其注册侵犯了原异议人二对上述美术作品依法享有的在先著作权。四、被异议商标具有较强欺骗性和误导性，容易造成消费者误认误购，扰乱正常有序的经济秩序，产生不良社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条第一款、第十条第一款第（七）、（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求对被异议商标不予核准注册。
原异议人二提交了以下主要证据：
1、 “斯凯奇SKECHERS”品牌所获部分荣誉；
2、经公证认证的相关企业存续证明、“斯凯奇SKECHERS”品牌相关授权文件；
3、原异议人二及关联主体出具的广告宣传及销售审计报告；
4、“斯凯奇SKECHERS”品牌对外宣传签订的合同及发票；
5、“斯凯奇SKECHERS”产品部分销售合同及发票；
6、原异议人二关联公司与各大电子商务平台签订的部分合同及发票；
7、“斯凯奇SKECHERS”品牌相关媒体报道资料；
8、原异议人二维权及“SKECHERS”商标受保护记录；
9、原异议人二部分商标注册信息；
10、东莞市斯可其体育用品有限公司企业信息；
11、“斯可奇”品牌产品调查报告；
12、申请人注册商标档案、官网信息；
13、“斯可其”与“斯凯奇”产品对比图片；
14、原异议人二“S”系列美术作品著作权登记证书。
不予注册决定认为：被异议商标“S”指定使用于第25类“服装；婴儿全套衣；游泳裤；鞋；帽；袜；手套（服装）；围巾”等商品上。
异议人邓利引证在先注册的第11366813号“S图形”商标等核定使用商品为第25类“服装；鞋(脚上的穿着物)；帽子；袜；手套(服装)；围巾”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品的功能用途、消费对象相近，属于同一种或类似商品。双方商标图形在设计风格、整体外观等方面相似，因此，双方商标已构成使用在类似商品上的近似商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品来源产生误认。
异议人斯凯杰美国公司引证在先注册的第2079153号、第19775240号、第13557932号“S图形”、在先经国际注册并领土延伸至我国的第G1201035号“S图形”商标等核定使用商品为第25类“服装；鞋(脚上的穿着物)；帽子；袜；手套(服装)；围巾”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品的功能用途、消费对象相近，属于同一种或类似商品。双方商标图形在设计风格、整体外观等方面相似，因此，双方商标已构成使用在类似商品上的近似商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品来源产生误认。异议人称被异议人恶意模仿、抄袭其引证知名商标以及侵犯其著作权证据不足，其另称被异议商标的注册和使用违反诚实信用原则并易造成不良社会影响亦缺乏事实依据，我局不予支持。依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，我局决定：第21742845号“S”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：一、申请人于2016年10月31日提交了“S”商标在第25类相关产品的申请，其完全经过仔细筛查，确认不与其他商标产生混淆的前提下才审慎选择注册，该商标理应受到保护。二、被异议商标与原异议人一、二的引证商标未构成近似商标，不会造成相关公众的混淆与误认。引证商标四、七处于异议环节，引证商标三处于无效宣告及撤销环节，不宜作为引证商标使用。三、被异议商标为申请人独创，经过大力宣传使用已经具有极高知名度和影响力，申请人申请注册被异议商标的行为符合商标法及相关法律法规的规定。综上，请求对被异议商标予以核准注册。
申请人向我局提交了以下主要证据：申请人门店照片及产品款式图。
我局向原异议人一寄送的参加不予注册复审通知书被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，原异议人一在规定期限内未提交意见。原异议人二在我局规定期限内未提交意见。
经复审查明：1、被异议商标由申请人于2016年10月31日申请注册，指定使用在第25类“服装；婴儿全套衣；游泳裤”等商品上。该商标于2017年09月13日予以初审公告，原异议人一、二在法定期限内提出异议申请，经异议审查决定不予注册。
2、引证商标一由福建希尼亚服装织造有限公司于2012年08月17日申请注册，并于2014年01月21获准注册，核定使用在第25类“服装；婴儿全套衣”等商品上。该商标于2017年09月06日被核准转让至原异议人一名下，于2019年01月13日被核准转让至“爱仕（广州）国际控股有限公司”名下。引证商标一在无效宣告程序中被裁定予以无效宣告，该裁定现已生效。
3、引证商标二至九均于被异议商标申请日前申请注册或中国领土延伸保护，分别核定使用在第25类“鞋；服装，即 上衣、衬衫、T恤、运动衫、裤、裤子、夹克、帽子、帽子、鞋类”等商品上，上述商标注册人均为本案原异议人二。
至本案审理时，引证商标三为有效注册商标，引证商标四为有效在先申请商标。引证商标七在异议程序中被决定准予注册，该决定现已生效。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，《商标法》第七条第一款为商标注册使用的总则性规定，上述规定的立法精神已在《商标法》其他具体规定中有所体现。因此，我局将适用《商标法》的具体规定对本案进行审理。根据当事人的事实、理由及请求，本案的焦点问题可归纳为：
根据申请人与原异议人一的事实、理由及请求，本案的焦点问题可归纳为：
一、被异议商标与引证商标一是否构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
根据我局查明事实，引证商标一已在无效宣告程序中被宣告无效，不再构成被异议商标的在先权利障碍。
二、争议商标的注册是否构成《商标法》第三十二条规定之情形。
《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”本条规定的在先权利，是指在系争商标申请注册日之前已经取得的除商标权以外的其他权利，包括商号权、著作权、外观设计专利权、姓名权等。“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品上抢先注册了与该商标相同或近似商标的行为。本案中，原异议人一未明确提出被异议商标的注册申请侵犯其何种在先权利，且未提交证据证明其商标在“服装”等相同或类似商品上在先使用并具有一定影响。因此，被异议商标的注册申请未构成《商标法》第三十二条规定之情形。
根据申请人与原异议人二的事实、理由及请求，本案的焦点问题可归纳为：
一、被异议商标与引证商标二至九是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
本案中，被异议商标易被识别为经图形化设计的字母“S”，与引证商标二至九在文字构成、整体外观、视觉效果等方面相近，已构成近似商标。被异议商标指定使用的“服装；鞋”等商品与引证商标二至九指定及核定使用的“服装，即 上衣、衬衫、T恤、运动衫、裤、裤子、夹克、帽子、帽子、鞋类 ；鞋”等商品属于同一种或类似商品。被异议商标若与引证商标二至九共同使用在同一种或类似商品上，易使相关公众认为上述商标标识的商品来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联系，从而对商品来源产生混淆。因此，被异议商标与引证商标二至九已构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、被异议商标的注册申请是否构成《商标法》第三十二条规定之情形。
《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。该条规定的在先权利是指除商标权以外的其他权利，著作权为上述在先权利之一。本案中，被异议商标与原异议人二主张享有著作权的作品存在一定差异，未构成实质性相似，被异议商标的注册不致损害其在先著作权，故被异议商标的注册申请未构成《商标法》第三十二条规定之情形。
另外，被异议商标本身并不带有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。因此，被异议商标的注册申请未构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。《商标法》第四十四条第一款所指的“不正当手段”系指扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。原异议人二在本案中证明被异议商标存在上述情形的证据不足，故我局对原异议人二该项主张不予支持。
针对原异议人一、原异议人二均认为被异议商标的注册申请已违反《商标法》第十条第一款第（八）项之规定的主张，我局认为，被异议商标不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，其注册申请未构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定之情形。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:龙侠
薛寅君
康陆军

2020年04月29日