关于第5255806号“海绵宝宝 HAIMIAN BABY”商标无效宣告请求裁定书

申请人：维亚科姆国际公司
委托代理人：北京厚德致远知识产权代理有限责任公司
被申请人：北京朝太阳文化有限公司
委托代理人：北京中商信达知识产权代理有限公司　　　　　 

申请人于2018年11月06日对第5255806号“海绵宝宝 HAIMIAN BABY”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：
       一、经过长期的宣传、推广，“海绵宝宝”已与申请人制作的动画角色、英文名称“SPONGEBOB SQUAREPANTS”建立起固定对应关系，争议商标与申请人的第12306520号“SPONGEBOB SQUAREPANTS NICKELODEON及图”商标（以下称引证商标一）、第5237999号图形商标（以下称引证商标二）、第6430588号“SPONGEBOB SQUAREPANTS”商标（以下称引证商标三）构成使用在类似商品上的近似商标。
       二、申请人享有对“海绵宝宝文字及图形设计”及“海绵宝宝设计图形”作品的在先著作权。“海绵宝宝”作为申请人版权作品的名称与申请人动画片内容、人物形象密不可分，争议商标与申请人享有著作权的作品的中文文字及作品名称完全一致，严重侵犯了申请人在先著作权。
       三、被申请人主观恶意模仿抄袭争申请人在先注册知名商标和版权作品名称，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的市场竞争秩序和商标注册秩序，易造成不良社会影响。　 
       综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十五条及《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条、第五条的规定，宣告争议商标无效。 
申请人提交了以下主要证据：
       1、百度百科、维基百科对申请人的介绍；
       2、申请人所获荣誉及播放海绵宝宝节目的国家列表；
       3、海绵宝宝动画片在中央电视台播出时段摘页及各大网站上关于海绵宝宝专业摘页；
       4、文化部出具的《海绵宝宝》进口音像制品批准单；
       5、“海绵宝宝”在各大搜索网站上的检索结果；
       6、申请人相关商标注册档案信息；
       7、申请人在先版权作品及国家版权局著作权合同登记批复；
       8、在先案例。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与申请人的各引证商标不构成使用类似商品上的近似商标，且争议商标的注册早已超过五年期限；争议商标与申请人享有著作权的作品未构成冲突，且在其他类别具有很多类似本案商标的商标；争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第（七）项及第（八）项的规定，未违背诚实信用原则，且申请人提交的证据尚不足以证明申请人的引证商标在争议商标申请注册前已具有较高知名度。
被申请人提交了以下主要证据：
       1、商标许可合同、被许可人营业执照（副本）及化妆品生产许可证；2、销售合同及发票。
       针对被申请人的答辩，申请人提出的质证意见与无效宣告理由基本相同，同时，申请人质证称：争议商标的注册已构成《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”情形。并提交了广州艺洲人文化传播有限文化与广东朝太阳生物科技有限公司之间许可协议（复印件）。
经审理查明：一、争议商标由陈目水于2006年4月3日申请注册，指定使用在第3类化妆品等商品上，2013年11月27日经异议复审核准注册，经多次转让后于2017年3月27日经我局核准转让至北京亿为童文化传媒有限公司名下，2018年2月7日经我局核准变更为北京朝太阳文化有限公司，及本案被申请人。
       二、引证商标一由申请人于2013年3月22日申请注册，核定使用在第3类洗发剂等商品上，2015年7月21日获准注册。
       引证商标二由申请人于2006年3月24日申请注册，核定使用在第3类洗发香波等商品上，2009年7月14日获准注册。
       引证商标三由申请人于2007年12月11日申请注册，核定使用在第3类洗发香波等商品上，2010年7月14日获准注册。
       至本案审理之时，上述引证商标均在专用权期限内，权利人均为本案申请人。
       三、“SPONGEBOB SQUAREPANTS”原名是《穿方形裤子的海绵鲍勃》是美国电视节目历史上最受孩子们喜爱的动画系列之一，2006年央视引进国内，中文片名定为“海绵宝宝”。该动画片主要人物海绵宝宝为一只黄色的方形海绵。根据申请人提交证据3《海绵宝宝》动画片在中央电视台播出时段摘页、各大网站上关于海绵宝宝搜索结果中可知该动画片主要人物形象通常与海绵宝宝文字同时显示，证据4文化部出具的《海绵宝宝》进口音像制品批准单中节目名称为《海绵宝宝》（《SPONGEBOB SQUAREPANTS》），2013年11月25日经商评字【2013】第114661号异议复审裁定书认定“海绵宝宝”与动画片《海绵宝宝》的主角卡通形象指代事物相同。综上，可知“海绵宝宝”文字已与“SPONGEBOB SQUAREPANTS”及动画片《海绵宝宝》的主角卡通形象形成一一对应的关系。
       以上事实由商标档案及申请人提交的在案证据予以佐证。
       争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往原则，实体问题应适用2001年《商标法》，本案的相关程序问题仍适用现行《商标法》。申请人援引的《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第三十条、第三十二条对应2001年《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第二十八条、第三十一条。
       鉴于《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条、第五条的精神已体现在2001年《商标法》具体条款中，2001年《商标法》第七条、第九条属于总则性条款，该条款已体现于2001年《商标法》的其它具体条款中，我局将依据2001年《商标法》的其它具体条款予以审理。 
       鉴于引证商标一、三的申请注册日期晚于争议商标申请注册日期，引证商标一、三不能成为争议商标的在先注册障碍，故本案不属于2001年《商标法》第二十八条所规定的适用范围。
       鉴于引证商标二的申请注册日期早于争议商标的申请注册日期，但其初步审定公告日期晚于争议商标的申请注册日期，故争议商标与引证商标二的权利冲突问题应适用2001年《商标法》第二十九条规定进行审理。
根据双方当事人陈述的事实、理由及我局查明的事实，本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标二是否构成使用在类似商品上的近似商标，从而违反2001年《商标法》第二十九条的规定；二、争议商标是否损害了申请人的“海绵宝宝文字及图形设计”及“海绵宝宝设计图形”作品的在先著作权，是否构成对申请人“海绵宝宝”商标的抢注违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。
       针对焦点问题一，我局认为，根据我局查明的事实可知，鉴于引证商标二图形为动画片《海绵宝宝》的主角卡通形象，该图形已与中文文字“海绵宝宝”已形成一一对应的关系，故争议商标与引证商标二图形所对应的“海绵宝宝”文字相同。争议商标指定使用的化妆品、洗面奶等商品与引证商标二核定使用的化妆品、洗发香波等商品属于同一种或类似商品。同时，申请人提交的在案证据表明，在争议商标申请注册日之前，申请人的“海绵宝宝”图形商标经使用已具有一定的知名度。综上，争议商标与引证商标二已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。因此，争议商标的注册违反了2001年《商标法》第二十九条的规定，应予无效宣告。
       针对焦点问题二，我局认为，争议商标为普通印刷字体的中文“海绵宝宝”及英文“HAIMIAN BABY”构成，与申请人主张的享有在先著作权的“海绵宝宝文字及图形设计”及“海绵宝宝设计图形”美术作品在构成要素、表现形式及整体视觉效果上均存在一定区别，未构成实质性相似。因此，申请人称争议商标的注册损害了其著作权的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
      2001年《商标法》第三十一条规定申请商标注册不得以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标，该规定旨在保护未注册商标。本案中，申请人引证商标二在与争议商标指定使用的第3类化妆品等相同或类似的商品上已获准注册，因此，申请人认为争议商标的注册是对其商标抢注的主张不属于2001年《商标法》第三十一条调整的范畴。
       另，仅就争议商标文字本身而言并不具有欺骗性，非含有贬义和消极内容，以此作为商标使用，不会损害社会主义道德风尚或者产生其他不良影响，未构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）项及第（八）项所规定的情形。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2001年《商标法》第二十九条、现行《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:张超
牛嘉
宋佳

2020年04月29日